弁理士の専門性

社会人になって以来ずっと知財関連の仕事をしているため、弁理士（特許事務所）の選び方について聞かれることが良くあります。お話を伺うと、依頼した仕事の成果に満足できなかったことからその質問をされたようです。ただ、もう少し詳細を聞くと、企業側の要望と弁理士の専門性が合っていないことが一番の原因と感じました。自社の大切な知的財産を守るために弁理士を選定する観点について、私の経験を基に紹介します。

自社に合う弁理士を選ぶポイント

単に知名度や評判で選ぶのではなく、自社に合うか確認することをお勧め致します。個人的には、弁理士を探すときには以下の点に注意することを心掛けています。最終的に出会えるかは運次第なのかもしれませんが、良い出会いの確率を少しでも高めたいところです。

■事務所ではなく“個人”を見る。

■実際に数件依頼してみる（トライアル）。

■専門分野の適性を確認する。

■現職に至るまでのキャリアを把握する。

特許事務所ではなく“個人”を見る

弁理士を探す際は、弁理士ではなく“特許事務所”選びとなってしまうことが少なくありません。弁理士個人の評判を見ることは難しいため、探す入り口として特許事務所を選定する形になるのは仕方がない側面もあると思います。しかし、言うまでもありませんが、特許事務所の評判と弁理士個人の力量は必ずしも一致しません。特許事務所内では技術分野ごとに担当弁理士が分かれていることが多いです。そのため、同じ特許事務所を利用しているメーカーでも、技術分野によって評価が大きく異なるケースがあります。さらに、同一技術分野の中でも、弁理士ごとの力量はばらばらです。したがって、特許事務所の評判に惑わされることなく、また古くからの付き合いだからという理由だけで同じ事務所を選び続けるのではなく、自社技術に適性の高い弁理士を正しく選定する必要があります。

実際に数件依頼する（トライアル）

弁理士個人の適性を確認するには、実際に特許出願を依頼することが最も効果的です。その際、技術的に関連する複数の発明について特許出願を依頼すると、出願戦略（特許網の構築など)を一緒に検討できる弁理士か推し量ることができます。

特許事務所に所属する弁理士は、「特許出願を登録させる（≒明細書の作成＋指令書対応）」ことが主要業務です。この点に対しては、事務所内における指導の徹底やダブルチェック体制の整備など、力を注いでいるところがほとんどです。そのため、一つ一つの明細書の仕上がりはしっかりしていることが多いと感じます。その一方で、企業知財部の経験や、スタートアップや中小企業を知財部的に支援する経験に乏しい場合は、出願戦略やそれに伴う特許網の構築について、十分な提案（複数の特許出願における各出願の位置づけ、複数の特許出願間の矛盾の解消等）を頂けない場合が多いです。複数の特許出願をまとめて依頼することで、出願戦略を一緒に検討可能かという判断材料を得ることができます。

専門分野の適性を確認する

「特許出願を登録する」一連の流れで求められる専門性は、①技術水準、②明細書作成スキル、③権利化スキル、④②と③の外国向けスキル、に大別されます。

①は打ち合わせ後の技術理解度などで感じられると思います。②と③のスキルは連動することが多く、経験に依るところが多いです。３年程度の知財業務の経験があれば、明細書を見ればある程度判断できるのではないでしょうか。一方、④の外国特許出願向けのスキルに触れるタイミングは、日本国内における②や③よりも遅いことが多いため、スキルを把握することが難しいです（外国への特許出願は、日本に特許出願してから約１年後に行われることが多いため）。しかし、海外ビジネスの展開を目指す場合は、④に対する専門性は非常に重要です。

特許法は国または地域によって異なるため、国や地域ごとに特許権を取得する必要があるため、日本の特許法に強い弁理士でも、外国の法律、明細書の作り方、特許性の考え方などに精通していない場合が多々あります。そのため、実際に仕事ぶりを見ないと④の専門性を判断することは難しいですが、外国特許事務所への英文指示書簡を“自身”で作成している方は、外国特許出願への専門性が高いことが多いと個人的には感じています（日本語で作成した文面を翻訳担当者に英訳させる場合はその逆の傾向があります）。外国の法律や判例に精通するためには原文を読む必要があり、法律的な英語力が求められます。それらを正しく理解しつつ、日頃から外国特許事務所と適切にコミュニケーションを取り続けていく積み重ねが、④の専門性の向上に繋がるのでしょう。

現職に至るまでのキャリアを把握する

「出願戦略 ⇒ 特許出願・権利化」の領域で弁理士と協同する場合について述べてきましたが、事業戦略に貢献する知財戦略を相談する場合はどう考えれば良いでしょうか。

製造／サービス業における事業経験がある弁理士や、中小企業・スタートアップの知財を総合的に支援した経験がある弁理士などでないと、事業戦略に貢献できる知財戦略を提言することは難しいと言えます。つまり、対応できる人材はかなり限られます。そのため、特許事務所の弁理士と会う時には過去のキャリアを確認することをお勧めします。単純に過去の経歴を確認するのではなく、技術分野、事業形態、業界内の位置づけ（規模感、先発後発など）のような具体的な経験について尋ねると良いと思います。

冒頭の「企業側の要望と弁理士の専門性が合っていない」という話は、特許事務所の経験しかない旧知の弁理士に特許分析・提案の依頼をしたが想定していたような報告を受けられなかったという話でした。依頼した業務内容と弁理士の専門性とのギャップが問題だったのでは、というのが個人的な見解です。

まとめ

上述した内容はあくまでも私見です。弁理士は、知的財産に係るの法律の専門家であり、日本の特許出願・権利化の専門家です。ただし、その熟練度は個人差が大きいため、トライアルにより判断することをお勧めします。また、ビジネスにおける知財活用の提案力や、外国特許への対応力など、弁理士資格では量れない専門性を求めたい場合もありますので、自社が求めるスキルに適合する弁理士を選定することが重要です。本記事がパートナー選びの一助になることを願います。